Marcas estrangeiras devem ter uso nacional

O caráter genérico de uma marca deve ser analisado segundo os usos e
costumes nacionais. E, ainda, nada impede o registro de um nome
estrangeiro se a expressão literal não tiver significado para o
brasileiro. A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento de um recurso que garantiu à empresa Mark Peerless o
certificado de sua denominação junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI). O órgão se negava a fornecer o
registro com o argumento de que a tradução ‘Marca Inigualável’ era um
termo genérico; pertencente ao uso comum.

A lei que regula direitos e obrigações relativas à propriedade
intelectual é a 9.279/96 e, em seu artigo 124, estabelece que não é
registrável como marca denominação genérica ou sua representação
gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero,
nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade.

Segundo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, estava evidente o
caráter genérico da expressão Mark Peerless e, diante da globalização,
estaríamos equiparando o registro junto ao Inpi a um catálogo
telefônico, no qual qualquer expressão em língua inglesa poderia ser
registrada.

A 4ª Turma do STJ, no entanto, assinalou que a marca não faz alusão a
nenhum produto especificamente e nem mesmo o caráter genérico pode ser
invocado no caso. “A razão imediata da existência do direito da marca
é a distintividade, de sorte que não se pode conceder o registro
quando outra pessoa ou a coletividade já possui direito de uso”,
esclareceu o relator, ministro Luis Felipe Salomão.

A vedação legal para o reconhecimento do registro exige o tratamento
em sua forma original, na língua inglesa, e não em sua tradução
literal. A distintividade, no caso, ficou reconhecida.

O relator esclareceu que solução diversa seria dada para casos em que
empresas pretendessem o registro da marca grafada em língua
estrangeira, mas com uso ordinário no país, como é o caso de termos
consolidados como hot-dog, spa, cooper, flat, entre tantas outras.

O relator ressaltou, ainda, que solução distinta também teria casos de
nomes que remeteriam a expressões ultrajantes. O ministro citou
precedentes em que o fato de a marca ser de uso comum não impede o
registro junto ao Inpi. No julgamento Resp 237.954-RJ, ficou
estabelecido que a expressão off-price pode ser usada num contexto da
denominação de um centro comercial.

Com informações da Assessorias de Imprensa do STJ.

Resp 605738